Risikostyring er uløselig knyttet til realiseringen av en virksomhets strategiske og operasjonelle mål – spesielt i forbindelse med lansering av nye produkter som innebærer en stor risiko for å krenke konkurrentenes patentrettigheter.

I 2015 ble det innlevert ca. 280.000 europeiske patentsøknader, og det ble utstedt ca. 70.000 europeiske patenter. Det utstedes således et betydelig antall europeiske patenter hvert år, og det er derfor forbundet med en viss risiko for en virksomhets produktlansering, pipeline og utviklingsprogrammer, ikke å forholde seg til konkurrentenes (europeiske) patenter.

Etter utstedelse (”grant”) ”atomiseres” et europeisk patent til en rekke (like) nasjonale patenter, som er underlagt nasjonal lovgivning. Dersom en virksomhet ønsker å utfordre gyldigheten av disse (like) patentene, vil det derfor være nødvendig å gå til søksmål ved domstolene i samtlige land hvor man ønsker å utfordre patentets gyldighet. Dette er selvsagt en både dyr og tidkrevende prosess. I tillegg risikerer man jo at dommene blir forskkjellige fra land til land pga. landenes forskjellige praksis på patentområdet. En slik strategi er derfor forbundet med stor usikkerhet, og virksomhetens handlingsrom vil være innskrenket i den ofte lange perioden disse sakene verserer for de nasjonale domstolene.

I patentmessig sammenheng finnes det forskjellige proaktive risikostyringsverktøy. Et eksempel på et slikt verktøy er å nedlegge innsigelse (opposition) mot en konkurrents europeiske patent. En innsigelse gir på denne måten en mulighet til å utfordre gyldigheten av en konkurrents plagsomme eller potensielt plagsomme europeiske patent, umiddelbart etter at patentet er utstedt. Selve innsigelsessaken føres sentralt ved EPO (og altså ikke ved de nasjonale domstolene), og EPOs avgjørelse har virkning i samtlige europeiske land som er omfattet av det europeiske patentet.

Samtidig kan innlevering av en innsigelse, eller bare trusselen om det, ofte være en effektiv måte å oppnå en gunstig lisensavtale med patenthaver på.

Innsigelsesprosessen ved EPO

Ønsker man å inngi en innsigelse mot en konkurrents europeiske patent, må dette gjøres senest ni måneder etter at det er publisert at det gjeldende europeiske patentet er utstedt.

Dersom denne fristen overskrides, er det ikke lenger mulig å nedlegge innsigelse mot patentet ved EPO, men patentet kan i stedet utfordres på nasjonalt plant som beskrevet ovenfor. Det er derfor avgjørende at en virksomhet har etablert et aktivt overvåkningssystem, der konkurrentenes potensielt problematiske patentsøknader overvåkes. På denne måten kan en innsigelsesstrategi bestemmes allerede når patentet er tett på utstedelse, se trinn 1 – 3 i figuren.

På samme måte som ved ugyldighetssaker som er innledet ved nasjonale domstoler (trinn 4), er det i forbindelse med innsigelsesaker ved EPO mulig å bestride gyldigheten på grunn av manglende nyhet og oppfinnelseshøyde. Det er også mulig å bestride gyldigheten pga. mer formelle mangler ved det europeiske patentet. Dette kan f.eks. være at patentet ikke beskriver oppfinnelseshøyden så tydelig, slik at en fagmann rent faktisk kan forfalske oppfinnelsen, eller at patenthaver i løpet av saksbehandlingen har endret patentkravene på en slik måte at det er tilføyd nye ting, som ikke fremgikk av den opprinnelig innleverte patentsøknaden. Sistnevnte innsigelsesgrunn er i praksis ofte ikke anvendbar i forbindelse med ugyldighetsaker ved de nasjonale domstolene, men på grunn av EPOs veldig strenge praksis på området, er det en veldig effektiv, og ofte benyttet, innsigelsesgrunn ved EPO, trinn 5 i figuren.

Selve innsigelsesprosessen minner på mange måter om en vanlig rettssak som føres ved en nasjonal domstol. Etter innlevering av innsigelsen, som består av innsigers argumenter for manglende gyldighet, vedlagt de dokumentene (kjent teknikk) som innsiger mener fratar patentet nyhet og/eller oppfinnelseshøyde, får panthaver en frist på fire måneder til å fremsende sitt svarskriv, samt endre patentkravene, såfremt panthaver finner dette nødvendig eller hensiktsmessig.

Et års tid etter at innsigelsen ble innlevert, vil EPO innkalle til muntlige forhandlinger, som finner sted ca. seks måneder senere. Der har partene mulighet til (muntlig) å fremføre sine argumenter for innsigelsesavdelingen (Opposition Division). Innsigelsesavdelingen består av tre erfarne EPO Examiners, som fungerer som et dommerpanel, men med den vesentlige forskjell fra nasjonale ugyldighetssaker, at det her er snakk om dommere med teknisk bakgrunn. Dette er også grunnen til at utspørring og assistanse fra tekniske eksperter så godt som aldri finner sted, i motsetning til nasjonale ugyldighetssaker, der dette er avgjørende for å assistere den juridiske dommeren i forståelsen av de tekniske spørsmålene, trinn 6 – 9 i figuren.

Utfallet av innsigelsen

I umiddelbar forlengelse av den muntlige forhandlingen avsier innsigelsesavdelingen sin avgjørelse (dom), og ca. 1 – 2 måneder senere fremsendes den skriftlige avgjørelsen til partene, der innsigelsesavdelingen redegjør detaljert for sin avgjørelse.

Erfaringsmessig erklæres patentet ugyldig i ca. en tredel av tilfellene, og i ca. en tredel av tilfellene opprettholdes patentet som utstedt. Den (eller de) tapende part(er) kan så anke avgjørelsen til EPOs ankeinstans (Board of Appeal). Hvis patentet erklæres ugyldig, kan patenthaver anke avgjørelsene, og opprettholdes patentet som utstedt, kan innsiger anke avgjørelsen. Opprettholdes patentet med endrede patentkrav, har begge parter mulighet for å anke avgjørelsen.

Det ideelle utfallet for en innsiger er naturligvis at patentet erklæres som ugyldig. I mange tilfeller vil det imidlertid være et tilfredsstillende resultat at patentet opprettholdes med endrede (begrensede) patentkrav, som ikke lenger dekker virksomhetens produkter, pipeline eller utviklingsaktiviteter. Det er derfor viktig på forhånd å definere hva suksesskriteriet er. Er det nødvendig å bruke ressurser på å forfølge en fullstendig ugyldiggjørelse av patentet, eller vil mindre i praksis ha samme effekt?

Hva koster det?

Kostnaden ved å føre en innsigelssesak er naturligvis avhengig av sakens karakter og kompleksitet. Som en tommelfingerregel vil en innsigelsessak ved EPO koste fra DKK 200.000 – 500.000. Dette beløpet må sammenlignes med de vesentlige høyere omkostninger som er forbundet med å føre ugyldighetssaker ved de nasjonale domstolene. En av årsakene til de lavere omkostningene er saken bare skal føres et enkelt sted og at avgjørelsen har virkning for samtlige land som er omfattet av det europeiske patentet. En annen vesentlig årsak til den lavere prisen, er at det ofte veldig kompliserte og tidkrevende arbeidet med vitneforberedelsen unngås.

Konklusjon

Innsigelse mot konkurrenters europeiske patenter er et effektivt, proaktivt risikostyringsverktøy. Prosessen er forholdsvis rask (1,5 – 2 år), mindre kostnadskrevende enn nasjonale rettssaker, og kan ofte åpne opp for lisensforhandlinger med patenthaver.

Artikkelen er publisert i Dansk Kemi i mars 2017.