PUMA & DK COMPANY i varemerkekonflikt

Header bilde: Starkvisuals / Pixabay

PUMA er et av verdens mest kjente varemerker og har stor interesse av å bevare sin posisjon og håndheve sine rettigheter på globalt plan. For nylig håndhevet de varemerkerettighetene sine overfor et dansk motehus, DK COMPANY, som på sin side har søkt om registrering av et varemerke for blant annet sko.

DK COMPANYs varemerkesøknad har fått PUMA opp av stolen. De mener at varemerket DK COMPANY har søkt om ligger for nært opp til PUMAs velkjente varemerker, og de har derfor prøvd å forhindre registreringen ved å fremme innsigelse mot registreringen overfor den danske Patent- og varemerkestyrelsen.

PUMA i en sterk posisjon

I innsigelsesavgjørelsen la Patent- og varemerkestyrelsen til grunn at ett av PUMAs varemerker er velkjent i varemerkelovens forstand.

Velkjente varemerker har større beskyttelsesomfang enn ikke-velkjente varemerker. Har man et velkjent varemerke står man dermed sterkere, og kan forhindre andre fra å bruke eller søke om registrering av merker som kan tjene på det velkjente merkets allerede eksisterende kundekrets. Allikevel har ikke saksforløpet vært så ukomplisert som PUMA kanskje hadde håpet.

3 gangers angrep

I avgjørelsen fra Patent- og varemerkestyrelsen vurderte Styrelsen varemerkene både slik de var søkt og registrert og med hensyn til hvorvidt de stridende varemerkene egnet seg til å plasseres på sko.

Styrelsen fant at varemerkene til PUMA var mer kompakte og hadde mer svungne linjer enn varemerket til DK COMPANY. I tillegg fant Styrelsen at det søkte varemerket ikke var egnet til å plasseres på sko hvor formgivningen går bakover på samme måte som PUMAs varemerker.

Dermed konkluderte styrelsen at merkenes formspråk var forskjellige og ikke til forveksling like. PUMA kunne med andre ord ikke forhindre registreringen av DK COMPANYs varemerke. PUMA valgte derfor å påklage avgjørelsen til Ankenemnda for patenter og varemerker i Danmark.

Ankenemnda kom frem til at Patent- og varemerkestyrelsen ikke burde ha brukt eventuell plassering av merkene som vurderingsgrunnlag. Men i det øvrige var ankenemnda enig i at varemerkene ikke kunne forveksles. PUMA valgte derfor å anke avgjørelsen en andre gang – denne gangen til Sjø- og handelsretten som den 4. juli 2019 også avviste at varemerkene skulle være til forveksling like.

Ankefristen er ennå ikke utløpt, og det bliver spennende å følge med på om PUMA igjen velger å anke avgjørelsen.

Hva kan vi lære?

Ingen av de stridende varemerkene brukte bilder av hvordan de respektive varemerkene kan plasseres på, for eksempel, en sko, i søknadene. Det er derfor usedvanlig at en slik plassering overhodet ble inndratt i den første avgjørelsen.

Dessuten er det interessant at det har vært et spesifikt fokus på hvordan merkene kan plasseres på en sko, til tross for at varemerkene til PUMA omfatter flere varer enn sko.

Styrelsen skal forholde seg til hvordan merkene blir vist i registeret, ikke hvordan de kan brukes på markedet. Dette er formentlig også grunnen til at først ankenemnda og etterfølgende Sjø- og handelsretten avviste kriteriet om eventuell plassering av merkene på sko.

Hvis varemerkene hadde blitt søkt om med fremstillinger av hvordan disse kan plasseres på sko, ville saken vært en annen. Så ville plasseringen også ha inngått som et kriterium i Ankenemnda og Sjø- og handelsrettens bedømmelser. 

Saken kan lære oss at det er helt avgjørende hvordan et varemerke er avbildet i søknaden. Dette fordi merket bliver bedømt slik det er registrert eller ansøkt samt i relasjon til de søkte varene og/eller tjenestene. Hvordan varemerkene anvendes i praksis er en bedømmelse som i utgangspunktet må tas i henhold til Markedsføringsloven.

Avgjørelsen illustrerer således hvor viktig det er at man tenker grundig gjennom hvordan man utformer søknaden sin, da dette kan få avgjørende betydning for avgjørelser i eventuelle konfliktsaker. Å søke rådgivning på søknadstidspunktet kan derfor være en svært god investering. 

Har du spørsmål eller behov for rådgivning?

Hvis artikkelen har gitt stoff til ettertanke, eller hvis du eller din bedrift har behov for en vurdering av mulighetene deres for varemerkeregistrering, så hører vi gjerne fra dere.

Du kan møte alle ekspertene våre her.

LES OGSÅ:

•  Plougmann Vingtoft fortsatt blant de beste patentrådgiverne

•  Epler, pærer og bananer – fra et varemerkeperspektiv